来源：江苏高院

作者：顾正义

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【裁判要旨】

离职员工在原单位参与过与涉案专利有关的技术支持、技术标准制定、技术方案的修改等工作，其以在原单位工作过程中接触和了解的特殊技术信息、技术缺陷、技术改进需求等内容为基础申请的发明创造，应认定为《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项所规定的“与其在原单位承担的本职工作有关的发明创造”，该发明属于职务发明，其专利申请权应归原单位所有。

【案件信息】

一审：苏州中院(2016)苏05民初407号民事判决书

二审：江苏高院（2017）苏民终2066号民事判决书

【案情摘要】

威图公司设立于2001年12月20日，注册资本3563.6万美元，经营范围为生产、加工电子专用设备、数据通信和接入网通信等网络控制设备、智能化冷却系统及工业机柜系统以及销售公司自产产品等。

2014年1月24日，辛柏公司取得苏州市太仓工商行政管理局核发的名称预先核准通知书，同年3月6日正式设立，经营范围包括研发、制造、销售配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT机柜及配件、机箱等。发起人股东包括万控集团有限公司、太仓市新岛包装材料有限公司、杨某某、赵某及本案被告郑某某。2014年5月26日，辛柏公司向国家专利局申请一项名称为“机柜框架用型材”的发明专利，该专利申请发明人为杜某某、郑某某，申请号为201410224711.7。该发明创造涉及一种机柜框架用型材，其说明书第一页背景技术中阐述了机柜是用来存放计算机和某些控制设备的物件，第二页发明内容部分则阐述了该发明采用以上结构，相比现有技术具有如下优点：型材的朝向机柜外部的第一外板和第二外板及朝向内部的部分内板的两端部开设安装孔，可通过螺接、铆接等方式将型材连接以组装成机柜框架，相比传统的焊接方式，组装简单方便，在运输、安装、生产、仓储等方面都极大地提升了效率，实现了资源的合理利用及配置，而且节省了资源，减少了对环境的污染；外板上开设多个安装孔即可方便将型材组装也方便安装固定门板、侧板等机柜外部相关配件，内板上按一定序列开设序列孔，机柜内部可自由灵活地扩展安装设备。

涉案发明专利申请的发明人之一杜某某毕业于陕西理工大学工业设计专业，于2011年7月18日入职威图公司。威图公司在杜某某的员工信息登记表中登记的职位为产品开发工程师，在双方订立的劳动合同中，载明杜某某的工作部门为PM部门的Product Engineer（产品工程师）。2014年3月31日，杜某某向威图公司提出离职申请，后进入辛柏公司就职，2015年9月1日，杜某某经工商核准登记为辛柏公司股东之一。

涉案发明专利申请的另一发明人郑某某曾留学德国，从事化学专业研究，获工学博士学位证书。2004年9月30日入职威图公司，任执行董事，具体负责每月向股东汇报威图公司的经济状况，编制下一年度的年度计划。2013年10月29日，郑某某向威图公司提出离职，后作为发起人股东之一投资设立了辛柏公司。

一审诉讼中，威图公司提交了存储于公司服务器内的公司员工部分往来电子邮件。其中，在2011年12月13日由威图公司的赵某向郑某某转发了由袁某某发送的主题为“地铁行业与杜某某”的一份邮件，提到了当时杜某某已实际进入针对地铁行业机柜产品的研究中，其内容包括：“为了地铁行业业务的持续拓展，spec in team需要PM杜某某留下。原因：（1）spec in绝不是简单销售业务前端操作，而是一个业务组合，需要销售+技术+商务+售后服务这个平台支持，请公司认真考虑和对待；（2）威图机柜与地铁行业工艺要求不符，如果要在这个行业持续深挖拓展，目前根据各地地铁行业业主和集成商的要求和建议，威图需要在2012年开发出针对地铁行业的专业产品。经过与杜某某合作与……等行业内客户交流，我觉得杜某某在产品技术方面是一个十分难得的人才。在10月份起，杜某某已经开始介入针对地铁行业机柜的研究中，这个工作需要连续不中断的着手进行。地铁行业业务竞争越来越激烈，专业要求越来越高，所以恳请部门和公司认真考虑上述意见！”。此后，在2012年3月29日袁某某发送给赵某的一份邮件中提到：“3月28日，在……与针对机电系统机柜规划统一性问题与宁波地铁机电部专工进行了项目沟通，后期技术指标以及图纸等事项，将由PM部门杜某某负责技术部分的处理……”。次日，赵某向“lihongni”转发、向郑某某抄送了由袁某某发送的主题为“建议奖励的人员”的邮件，其中推荐对杜某某进行部门奖励，并提到了杜某某参与了有关项目的机电系统机柜技术确定、6号线综合监控机柜技术处理等工作。此外，在2011年8月8日至2014年2月19日期间杜某某发送的多封电子邮件中，其都在邮件中针对客户机柜产品的需求提出了具体的改进方案，或提交了针对客户机柜产品绘制的结构图及具体参数。

【法院认为】

苏州中院一审认为：

威图公司主张第201410224711.7号、名称为“机柜框架用型材”的发明专利申请系本案第三人杜某某从威图公司离职后一年内作出的、与其在威图公司承担的本职工作有关的发明创造，属于职务发明创造。因此，认定诉争专利申请是否属于职务发明创造，应首先查明杜某某在威图公司的主要工作内容。现有证据表明，杜某某就学期间的专业为工业设计，毕业后曾在国基电子（上海）有限公司从事通讯网络机柜的设计开发，应具有一定自主机柜开发设计的能力。在杜某某进入威图公司后，威图公司在其劳动合同中确定的职位为产品工程师，在员工信息登记表中则将其职位登记为产品开发工程师。辛柏公司及杜某某本人辩称杜某某在威图公司仅从事产品销售，不承担产品研发的工作职责，一审法院认为，尽管诉讼中威图公司未能充分举证证明产品工程师或产品开发工程师的具体工作内容，但仅根据威图公司在招聘网站对产品工程师职位的描述，也有“提供技术支持并为客户提供解决方案”等要求，特别是其诉讼中提交的大量电子邮件可充分表明，杜某某在进入威图公司后的2011年下半年起，已实际从事针对地铁行业不同客户的机柜产品开发与设计改进，且电子邮件附件中部分机柜设计图纸也与涉案专利说明书中的机柜框架结构、连接方式具有高度关联性。因此，杜某某在威图公司的本职工作内容当中包括了机柜产品的设计及方案的改进。辛柏公司、郑某某辩称涉案发明专利申请系其自主研发的发明创造，但始终未能提供任何证据予以证实，该主张无事实依据不能成立。综上，应认定杜某某所完成的涉案发明专利属于威图公司的职务发明创造，其申请权应归威图公司所有。

就涉案专利申请发明人的认定。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条的规定，专利法所称发明人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人。虽然郑某某在涉案专利申请文件上被记载为发明人，但是，根据查明事实，无论从郑某某的专业背景还是工作经历上看，其均不具备研发涉案发明创造的能力；郑某某亦未能举证证明其在作出涉案发明创造过程中有任何创造性的贡献，故此，应认定郑某某并非涉案发明专利的实际发明人。至于辛柏公司、郑某某辩称的确认涉案发明专利申请的发明人为杜某某的诉讼请求与本案专利申请权权属纠纷属于不同的法律关系，故应予驳回的意见，一审法院认为，专利申请权权属纠纷的审理，需在确定发明创造的实际发明人的基础上，作出该发明创造是否构成职务发明的认定，两者不可分割，辛柏公司、郑某某该辩解意见没有法律依据，不予支持。

就威图公司请求辛柏公司、郑某某赔偿经济损失及合理费用的主张。因本案专利申请权权属纠纷属确权之诉，故威图公司在本案诉讼中同时要求给付费用的主张没有法律依据，不予支持。

江苏高院二审认为：

一、一审判决确认郑某某并非涉案专利发明人并无不当

首先，本案系威图公司起诉要求确认涉案发明创造属于职务发明的案件，但是由于我国专利申请过程中对登记的发明人并不做实质性审查，因此可能存在登记的发明人并非实际发明人的情形。在此情况下，人民法院在判断涉案发明创造是否属于职务发明时，应当结合实际发明人身份，根据相关法律法规判断是否属于职务发明。故此，一审法院将确认郑某某是否系发明人及涉案发明创造是否属于威图公司职务发明的诉讼请求在一案中审理，不违反法律规定，并无不当。

其次，如前所述，专利申请时登记的发明人并非一定是实际发明人。而本案中郑某某的学历背景是化学工程专业，在威图公司从事的是行政管理工作，与涉案专利涉及的机柜框架及型材设计等技术领域并无明显关联。威图公司主张郑某某并非涉案发明专利的实际发明人，属于消极事实，故在郑某某坚持认为其是实际发明人的情形下，一审法院分配举证责任，要求郑某某举证证明其对涉案发明创造作出创造性贡献，亦无不当。一审中，郑某某表示在涉案发明创造中做了组织、构思、细节设计的创造性工作，但并未提交任何证据证明具体做了哪些工作。二审庭审中，郑某某表示“整个机柜作出这样的构思，整个设计需求是我提出来的，有过开会，也有开会记录，但不一定记录的很详细”“构思好之后，就跟技术团队商量要作这个事情，是通过开会跟技术团队安排的，有开会但是不知道是否有记录”。在法庭向其释明需要具体举证后，郑某某又表示“暂时手上没有这样的证据证明我参与涉案专利技术的创新活动”。综上，郑某某在一、二审中均未提交任何证据证明其在涉案发明专利的技术方案形成过程中做了哪些具体的创造性工作，因此一审法院确认郑某某并非涉案发明专利的实际发明人，具有事实和法律依据。

二、涉案发明专利申请权应归属威图公司所有

《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

本案中，各方当事人对于杜某某系涉案发明专利的发明人均不持异议，且均认可涉案专利是杜某某离开威图公司之后1年内所申请。同时，如前所述，郑某某并非涉案专利的实际发明人，故确定涉案发明专利申请权是否归威图公司所有的关键，是确定涉案发明创造是否与杜某某在威图公司承担的本职工作或者分配的任务有关。对此本院认为，根据一、二审中威图公司提交的相关证据，可以证明涉案发明创造与杜某某在威图公司的本职工作相关。

首先，威图公司提交的多份电子邮件内容显示，杜某某在威图公司的工作包括技术方面的内容，并非仅是简单的售前售后服务。如2011年12月13日袁某某的电子邮件中提到“杜某某在产品技术方面是一个十分难得的人才。”2012年3月29日袁某某发送给赵某的一份邮件中提到“针对机电系统机柜规划统一性问题与宁波地铁机电部专工进行了项目沟通，后期技术指标以及图纸等事项，将由PM部门杜某某负责技术部分的处理”。在2012年1月10日傅某某发送给赵某的邮件中提到“以下附件是我和杜某某今天与南瑞的庞工、马工沟通讨论的关于威图机柜标准的相关事宜，具体的内容我和杜会一起落实，给南瑞制定地铁的机柜标准。”

其次，从威图公司提交的多份电子邮件可以看出，杜某某是以威图公司名义进行的相关活动。杜某某在与旭立峰公司联系过程中，均使用的是单位工作邮箱，而旭立峰公司在给杜某某的成本分析及报价单中，显示的报价对象也是威图公司，并非杜某某个人。在杜某某将相关信息发邮件给其上级赵某后，赵某转发给公司质量部经理苏某某，说明该项工作涉及威图公司多个部门参与，这与杜某某自称其仅是找赵某个人帮忙的主张明显不符。在2012年7月23日，杜某某发送给旭立峰公司石总标题为“型材框架new version 请报价”的邮件中，其表示“预计不出差错，我老板会月末来您公司做下相关洽谈与确认”，进一步表明相关工作威图公司领导也知晓。

再次，涉案发明专利技术方案与杜某某在威图公司所做工作存在关联性。从本案一、二审诸多证据中可知，杜某某虽然是在销售部门工作，但其并非普通的销售人员，而是参与了技术支持、技术标准的制定、技术方案的修改等工作。杜某某亦认可其在威图公司任职是产品售前的技术支持工作，与客户的沟通中会涉及产品技术问题。正因为杜某某工作性质的特殊性，使其对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷不足等内容有了较为深入的接触和了解。发明创造往往都是克服现有技术中存在的缺陷所作的创新，杜某某在威图公司从事的本职工作，使其掌握了大量该类产品在实际使用中存在的问题及需要改进的内容。在此基础上，杜某某提出并申请涉案发明专利，该发明创造的技术方案与其在威图公司的工作内容必然存在密切关联。

威图公司二审中提交的其母公司德国利塔尔两合公司2014年2月20日申请，名称为“轮廓件（TS8）”的外观设计专利具有与涉案专利相类似的“序列孔”特征，且该外观设计专利的申请日在涉案专利申请日之前。由此可知，杜某某在威图公司工作期间，威图公司母公司也在对涉案专利相关的技术进行设计、研发，并取得一定成果。杜某某作为威图公司中参与技术工作的人员，存在了解相关技术内容的可能性。此外，2013年1月30日，杜某某发送给旭立峰公司标题为“方案及报价”的邮件中，附件中的产品截面图与涉案专利说明书中的附图1相类似，已经可以看出包含有“第一外板、第一限位板、第一密封板、第一内板、第二内板、第三内板”等与涉案专利权利要求1中的部分技术特征相同的技术特征，可以进一步证明杜某某在威图公司所做的机柜框架、型材等设计与涉案发明专利技术方案存在关联性。

最后，三上诉人提交的辛柏公司与广州冷弯机电设备有限公司签订的《TS12立柱冷弯成型冲孔流水线技术合同》《TS18立柱冷弯成型冲孔流水线技术合同》等证据，并不能证明完成涉案发明专利的物质技术条件由辛柏公司提供。辛柏公司与广州冷弯机电设备有限公司签订技术合同的日期是2014年5月23日，仅在涉案专利申请日之前3天。从常理分析，一个发明创造从构思到技术方案的完善再到专利申请文件的撰写、提交，一般不可能在3天内完成。因此在辛柏公司签订相关技术合同时，涉案发明专利的技术方案应该已经完成，故三上诉人认为涉案专利系辛柏公司提供物质技术条件完成的主张不能成立，本院不予支持。

据此，涉案发明专利是杜某某在与威图公司终止劳动合同1年内作出的，与其在威图公司承担的本职工作有关的发明创造，其专利申请权应归属威图公司所有。

一审判决：一、确认第201410224711.7号发明专利的发明人为杜某某；二、确认第201410224711.7号发明专利的申请权为威图电子机械技术（上海）有限公司所有；三、驳回威图电子机械技术（上海）有限公司的其他诉讼请求。

二审判决：驳回上诉，维持原判。

一审合议庭：庄敬重、任小明、浦智华;

二审合议庭：魏明、袁滔、史乃兴，法官助理：顾正义